電子報2019年2月號第70期 【2019-02-01】

                                     

                                                         

                                                         

  慶辰法律事務所電子報  


 
                  2019 二月號 第70期
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本期焦點

                                                         

                                                            
壹、所長的話                          



貳、事務所與華訊動態  

                                                                            

一、南京華訊總經理侯慶辰受邀做客MIT演講


       侯慶辰所長代表台灣來邁阿密參加Licensing Executives Society會議
     

參、新聞解析

         一、美國最高法院判決Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals Usa, Inc.           
             

        二、王文淵年終獎金預測破功 直呼以後不敢講了    


肆、影視中的法律世界
 

           美女上錯身    


                                                         

壹、所長的話


各位朋友與貴客戶大家新年好!

一月份我受邀來美國哥倫比亞大學法學院做訪問學者。 對於哥大我總是有特殊的情感,因為我最敬佩的學者胡適博士就是哥大畢業的。 事實上清末民初中國剛開始派留學生赴美留學時,哥大一直是重鎮,最近甚至有人出了專書介紹哥大與現代中國(https://www.books.com.tw/products/0010215908),值得一讀。所以當年我申請美國法學院LLM Program時也是以哥大為第一志願,但沒想到當年我收到的第一封拒絕信就是來自哥大,那時給我的打擊實在不小,但所幸後來去了賓大也完全沒讓我失望。十年過去了,我終究還是持著哥大學生證堂而皇之的走進哥大法學院,人生總是沒有當然的死路!

上週順道去波士頓拜訪好友,好友非常熱情地幫我安排與紐英倫中華專業人員協會(NEACP)對接,NEACP更在很不可思議的三天內臨時幫我在當地安排了一場近三十人參加的演講,讓我分享我對海外生技業者進入中國時在智財上應注意的地方。現場來了大學教授,醫師,創業家,以及許多博士生,會後交流熱烈,希望我的演講在波士頓有撥下了一顆啟蒙的小種子。

2018年我們事務所的表現還是很不錯,業績持續成長,我在心中設了一個業績目標,期許在三年內能達成,我希望在三年內我們能將辦公室搬遷到信義計畫區,持續朝國際精品律師事務所的方向邁進。

 

 

                                                                          侯慶辰 

                                                                        2019/01/22


                                                         

 


貳、事務所與華訊動態 
 

一、南京華訊總經理侯慶辰受邀做客MIT演講

 
當地時間2019年1月19日下午,南京華訊知識產權顧問有限公司總經理侯慶辰博士做客美國波士頓麻省理工學院,與業內人士分享《從智財方面看海外生技產業前進中國大陸》的課題。



侯慶辰總經理是北京大學法學院知識產權專業博士,並同時擁有台灣大學法律碩士學位,台灣政治大學商學碩士與美國賓夕法尼亞大學法學碩士學位,曾任職於台灣智才法律事務所和國際知名法律事務所Baker&Mckenzie。執有台灣律師,台灣專利師,美國紐約州律師等執照,具有十五年的跨國知識產權的專業經歷,精熟台灣,美國與內地的法律,對台灣,內地,以及海外的產業運作精熟於心。



侯總經理此次課題首先分享了中國政府知識產權相關的法規政策,向與會人員介紹了中國知識產權的發展環境,並得出結論——只要中國大陸往現代化的路不中斷,中國大陸未來會是世界上最重視法律與智財權的國家。其次向有意進入中國市場的海外生技企業介紹了中國生技產業的現狀與發展,並指出若在中國生技市場占一席之地,綜合實力不可小覷。 





此次旅美演講宗旨也是貫徹“華訊,是連接中國與世界、技術與市場的橋梁”這一理
念。

 


二、侯慶辰所長表台灣來邁阿密參加Licensing Executives Society會議:

本所所長侯慶辰律師代表台灣來邁阿密參加Licensing Executives Society會議。本次大會邀請了退役的四星上將Richard Neal來做keynote speaker演講Leadership。
 








侯所長會後有幸拿到將軍贈書並親自簽名,此行收獲滿滿 。

 



參、新聞解析       

 
一、美國最高法院判決Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals Usa, Inc.


本所評析:


 撰文: 張盛柔律師

 學歷:東吳大學法律系
 經歷:銓律國際法律事務所實習律師

            樂陞科技股份有限公司法務 

 

 

美國最高法院在2019年1月22日對Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals Usa, Inc.一案作出裁定。本件專利涉及一種治療化療引起的噁心和嘔吐的藥物,上訴人Helsinn是一家瑞士製藥公司生產這種藥物,並和一家製藥公司MGI達成授權及經銷協議,依據雙方的協議,MGI負有保密的義務。在雙方簽署協議後兩年,上訴人提起了專利臨時申請案,並根據該優先權日陸續提交了四項專利申請,當中包含本案所爭執的No.8,598,219(219專利)。上訴人主張被上訴人侵害其專利,而經被上訴人主張219專利無效,理由是因為已經”on sale”超過一年。

在美國發明法案the Leahy-Smith America Invents Act (AIA)制定前,根據專利法第102條的規範,「在美國申請專利之日逾一年前,該發明已在美國或外國獲准授予專利或載於印刷刊物,或在美國公開使用或為銷售之用(the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country)」,將會構成現有技術而不得獲授專利,這就是所謂的”on sale bar”。

美國國會在其後頒布了AIA,其中§102(a)(1)適用於2013年3月後提交專利申請之發明,而AIA和舊法的不同之處在於其沿用了舊法的文字”on sale”,但在後段加入了”或以其他方式可為公眾取得(or otherwise available to the public)”等語。 本件的爭點即在於”可為公眾取得”的要件,是否應一併及於”銷售”,也就是說本案的上訴人將其發明銷售予有保密義務的第三人時,是否就會構成所謂的”銷售”。

地方法院判決on sale” 在本案中不適用。根據AIA,除非有關的銷售使得要求保護的發明可供公眾使用,否則發明不是“on sale”。這樣的決定被聯邦巡迴法院推翻,理由是當銷售這件事本身是公開的,那麼發明的細節不需要在銷售條款中公開披露,也會落入AIA的“on sale bar”範圍,由於上訴人和MGI之間的銷售關係已經有新聞稿公開披露,因此本案有“on sale bar”的適用。

最高法院認為在AIA之前法院對於銷售的定義,並不需要使公眾取得發明,秘密銷售亦可以使專利無效,國會在制定AIA時也是採用先前司法判決所建立的建構,並沒有要以或以其他方式可為公眾取得等文字來改變”on sale”一詞定義的意思,因此即便是向有保密義務的第三方進行商業銷售,也會落入AIA先前技術的範圍內。

依據本案所做出的結論,若是一項發明已經進行商業上的銷售,不論是公開抑或是保密,且該發明已經做好申請專利的準備(例如已經被實施,或有足夠具體以使本領域技術人員能夠實踐發明的圖紙或其他描述),就需要在一年的期間內提出,否則將會因為構成”on sale”而導致無效,企業在進行專利布局策略時勢必要注意阿!

 

       

      

二、王文淵年終獎金預測破功 直呼以後不敢講了
 

聯合新聞網 記者曾仁凱/台北報導 2019年1月23日

去年前三季石化業景氣大好,台塑集團總裁王文淵去年多次對外預告,台塑員工今年年終獎金六個月起跳,沒想到去年第4季景氣反轉直下,最後只有5.83個月。 王文淵昨天出席台塑化尾牙,面對員工最關心的明年年終獎金展望,他直呼去年「破功」,以後不敢再講了。

台塑化董事長陳寶郎昨天表示,去年這個時候同樣在暮年會的場合,台塑化2017年獲利破紀錄,但那時候自己提醒,2018年國際政經充滿不確定性,一定要小心因應。

果然2018年一開始,石化業景氣延續2017年的榮景,維持強勁需求,台塑化去年前三季獲利甚至比2017年還好。但局勢變化快,第4季突然掉下來,原油價格從10月的每桶84.4美元急跌到12月的49.5美元,乙烯價格也從每噸743美元掉到443美元,台塑化獲利跟著掉下來。

受到去年底國際油價暴跌影響,台塑化首當其衝,去年第4季甚至驚見虧損,全年稅後純益600.56億元、年減25.1%,換算每股純益6.3元,獲利表現在「台塑四寶」中敬陪末座,在在顯示景氣的變化多端。

 

本所評析:


 撰文: 莊景智律師
 學歷:  台灣大學法律系
              台灣大學法律研究所碩士班
 經歷:  磐石國際法律事務所 實習律師
              衛生福利部專利連結研究計畫 研究助理


                

                                                                     

每年到了過年前,大家最關心的就是年終獎金可以領多少錢,今天就來談談年終獎金相關的法律問題。

首先雇主到底有沒有發放年終獎金的義務呢?在法律上與之相關的條文是勞動基準法第29條:「事業單位於營業年度終了結算,如有盈餘,除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外,對於全年工作並無過失之勞工,應給與獎金或分配紅利。」可以發現雖然法條明文要求雇主在符合某些條件下,應發放給無過失勞工獎金或紅利。然而並沒有規定該筆獎金一定要是年終獎金,且亦無規定雇主發放的金額與方式,因此法律並沒有要求雇主必須發放年終獎金。

實務上常見的情況是,雇主與員工所簽訂的勞動契約中有所謂的保證月薪條款,如雇主保證每年支付14個月的月薪與員工,此時合約內有白紙黑字的規定,雇主自然有支付的義務。因為雇主除了每月給付的薪水外,每年總共還需要額外支付2個月的薪水給員工,這時雇主多半會以各項獎金包括年終獎金的名義發放。值得注意的是,雖然多數雇主會以年終獎金的名義發放,然而這並不代表雇主有發放年終獎金的義務,只要雇主總共支付滿14個月的月薪即屬適法。

另外一個常見的問題是,若員工在年終獎金發放之前即離職,是否有權領取獎金呢?在第一種情況,因為雇主本來就沒有發放年終獎金的義務,因此若員工在年終獎金發放之前即離職,雇主得拒絕發放獎金。至於第二種情況,則須視勞動契約有無相關條件,如「需員工須全年任職」或「若員工未全年任職,則保證月薪依比例計算」等規定。倘若勞動契約並無任何相關條件,本文認為此時員工應得依比例計算,較為符合契約文義也較為合理。

一個與之相關有趣的問題是,年終獎金是否為「工資」的一部分呢?雖然勞動基準法施行細則第10條第1項第1款明文將「年終獎金」排除在工資之列,然而在判斷一項給付是否為工資時,仍需實質認定其有無符合「經常性給與」之要件,而不得僅視名義為何。如最高法院104年台上字720號判決即認為:「按工資,依勞基法第二條第三款規定,謂勞工因工作而獲得之報酬,包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之。該所謂『因工作而獲得之報酬』者,係指符合『勞務對價性』而言,所謂『經常性之給與』者,係指在一般情形下經常可以領得之給付。判斷某項給付是否具『勞務對價性』及『給與經常性』,應依一般社會之通常觀念為之,其給付名稱為何?尚非所問。」

其實「工資」的判斷在實務上非常重要,許多金額的計算基礎皆與之有關,也產生許多爭議,相關的問題我們之後再談。

在公司法修正前,第156條明文規定股份有限公司之股東得以技術出資;至於有限公司則無特別規定。而經濟部99年12月15日發布的經商字09900180910號函認為:「有限公司得以現金以外之財產抵繳股款;又該財產須以公司事業所需之財產為限」,似乎是禁止有限公司之股東以技術入股。然而在107年8月修法後,公司法增訂第99-1條規定:「股東之出資除現金外,得以對公司所有之貨幣債權、公司事業所需之財產或技術抵充之。」明文規定股東得以技術作為出資。

為了鼓勵發展智慧財產權,針對技術入股法律給予不少稅務方面的優惠,如中小企業發展條例第35-1條規定,中小企業或個人將其所有的智慧財產權讓與非上市上櫃或興櫃公司而所取得之新發行股票,無須計入企業當年營利事業所得額或當年度綜合所得額,而是等到股票實際處分如讓與或贈與時,扣掉取得之成本後課稅。另外若在計算成本的時候沒有相關單據證明成本之數額,則以轉讓價格之百分之三十做計算。這就一般所稱之「延緩課稅」,也就是認股時無須繳稅,而是延緩到處分時再申報。

產業創新條例在104年12月與106年11月修法後也有類似的規定。該條例第12-1條規定:「我國個人、公司或有限合夥事業以其自行研發所有之智慧財產權,讓與或授權公司自行使用,所取得之新發行股票,得選擇免予計入取得股票當年度應課稅所得額課稅,一經擇定不得變更。」與上述中小企業發展條例相較,產業創新條例之適用範圍不限於非上市上櫃或興櫃公司,此外明文讓當事人有選擇權(惟該條施行至108年12月31日失效)。

與技術入股相關者還有所得稅法第60條的攤折期間之規定。值得注意的是,條文規定的是「營業權、商標權、著作權、專利權及各種特許權」,至於未取得專利權之技術得否適用該條之規定?最高行政法院97年判字第550號判例明文採取否定之見解:「關於營利事業以經營團隊所擁有專門技術作價,如未取得專利權,形式上即不屬於所得稅法第60條無形資產之範圍;且營利事業通常無法充分控制其團隊所產生之未來經濟效益,其客觀上之經濟價值及可使營利事業獲得之經濟效益實難以認定,更無法定可享有之年數可為估計攤折之標準。」

 


                                                                                                                                                     

肆、影視中的法律世界                                                                         

 美女上錯身


 

 撰文: 莊景智律師
 學歷:  台灣大學法律系
              台灣大學法律研究所碩士班
 經歷:  磐石國際法律事務所 實習律師
              衛生福利部專利連結研究計畫 研究助理


                

這個月介紹的電影是上個月介紹的「美女上錯身」(Drop Dead Diva)的第一季第四集,特別選這一集是因為這一題中我們的主角Jane遇到的兩個案件都非常有趣。


在Deb車禍並變成律師Jane後,Deb原本的未婚夫Grayson也到了Jane工作的律師事務所工作,兩人成為同事。而本集的第一個案件是Deb的父母要離婚,Deb的父親委任Grayson處理離婚案件;但之後Deb的母親也來到事務所要找Grayson,因為Grayson已經代理了Deb的父親自然不可能在代理另一方,因此在半自作主張的情況下Jane成為Deb母親的律師。

在雙方談判過程中,Jane要以另一個身分同時面對他的父親、母親及未婚夫。此外他原本以為自己跟母親無話不談,但在過程中他發現事實並非如此。另外他一開始希望自己的父母不要離婚,但後來他發現自己父母的婚姻早就出現問題。總總情況導致他在過程中表現極為反常,心情也是大受打擊。最後Deb的父母達成協議,雙方簽字離婚。

另一個案件更為有趣,一位飼主非常喜愛他的狗,而這隻狗的表現也極為出色、在比賽中曾經名列前茅。在這隻狗過世後,飼主非常難過,他找到一家基因公司幫他複製一隻一模一樣的狗,但問題是新的這隻狗雖然跟原本那隻狗外型相同,但表現卻截然不同,飼主每次想要對其進行訓練也都徒勞無功,為此飼主想要「退貨」而對基因公司提起告訴,認為基因公司並沒有成功複製「原本」的狗。但基因公司也提出抗辯,主張公司已經成功地複製了原本的狗,而公司的宣傳廣告中本來就有強調寵物的個性不一定完全相同。

在訴訟過程不利的情況下,Jane發現基因公司拿到原本的狗的DNA後,總共複製了4隻狗,並將其他3隻較為優秀的狗以高價賣給其他客人。基因公司為了避免Jane對其提起詐欺等刑事責任,因此願意與飼主和解並退還費用。但當Jane告知飼主公司願意退費時,飼主卻又開始細數現在這隻狗的優點、捨不得與其分離。最後Jane以替公司保密做為條件,讓飼主可以繼續與狗狗生活。

 

    


 

慶辰法律事務所

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