先用權抗辯的法律依據有：《專利法》第七十五條第（二）項規定，有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的。《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十五條第二款規定，有下列情形之一的，人民法院應當認定屬於《專利法》第六十九條第（二）項規定的已經作好製造、使用的必要準備：（一）已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝檔；（二）已經製造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料。

《專利法》第六十九條第（二）項規定的原有範圍，包括專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模。先用權人在專利申請日後將其已經實施或作好實施必要準備的技術或設計轉讓或者許可他人實施，被訴侵權人主張該實施行為屬於在原有範圍內繼續實施的，人民法院不予支援，但該技術或設計與原有企業一併轉讓或者承繼的除外。

先用權抗辯成功的關鍵和難點就在於提交能夠證明符合先用權成立要件的證據。在廣州智慧財產權法院審理的深圳市賽源電子有限公司(以下簡稱賽源公司)訴被告東莞市樂放實業有限公司(以下簡稱樂放公司)侵害實用新型專利案件中，廣州智慧財產權法院作出的(2020)粵73知民初585號判決中認為：樂放公司提交的證明在涉案專利申請日前已經完成A25音箱設計的相關證據，其他已經做好量產銷售準備的證據，以及已經推廣銷售被訴侵權產品的證據，大部分證據為單方製作提供，在賽源公司不認可其真實性、合法性的情況下，法院對此不予採信。因此，樂放公司提交的上述證據不足以證實其在涉案專利申請日前已經製造相同產品或者已經作好製造的必要準備。退一步講，即使上述證據可予採信，樂放公司所舉證據限於其在專利申請日前已做好製造被訴侵權產品的準備及進行製造，但未對其製造範圍以及僅在原有範圍內繼續製造進行舉證。因此樂放公司提交的證據不足以證實先用權抗辯成立。上述案件中，先用權抗辯沒有被認可的原因，一是樂放公司提交的大部分證據為自製證據，二是原有範圍的相關證據不夠充分。

樂放公司不服該一審判決向最高人民法院（以下稱“最高院”）提起了上訴，二審中，樂放公司補充了四份新證據以及證人證言，證明其工廠的規模以及與案外人訂購模具的證據等，擬補強證明樂放公司僅在原有範圍內繼續製造、使用被訴侵權產品的事實。

最高院經審理做出（2021）最高法知民終508號判決，在該判決中，最高院認為：“由於原有範圍的認定往往涉及過去某一時點之前存在的生產模具、生產數量、廠房面積等客觀情況，故對“僅在原有範圍內繼續製造、使用”相關事實查明，應結合雙方當事人的訴辯主張以及案件的具體情況綜合分配證明責任。在先用權人已經盡力舉證、所舉證據能夠初步證明“原有範圍”存在合理性且專利權人沒有提供相反證據予以推翻的情況下，可以認定先用權人並未超出原有範圍製造、使用。若後續專利權人有證據證明先用權人超出原有範圍製造、使用的，專利權人有權另行主張其合法權益。本案中，樂放公司提交的訂單評審表、預測訂單等證據，可以證明樂放公司在涉案專利申請日以前已經具備製造涉案產品的一定生產規模和生產能力。而模具廠報價單、模具驗收單、二審中的證人證言等證據互相結合，可以初步證明樂放公司僅持有1套生產模具。《廠房租賃合同書》則可以初步證明其廠房面積從2013年起至今未曾改變。因此，樂放公司提交的證據相互印證，能夠形成證據鏈，初步證明樂放公司在涉案專利申請日前的生產規模和生產範圍，並且其未擴大生產規模。樂放公司在本案中提交的關於原有範圍的證據具有一定合理性，並初步達到了高度蓋然性的證明標準。在賽源公司沒有提交相反證據證明樂放公司超出了涉案專利申請日前的生產規模的情況下，本院認定樂放公司並未超出原有範圍製造涉案產品。”

從上述（2021）最高法知民終508號判決可以瞭解最高院對原有範圍證據的判斷思路以及認定標準。就原有範圍的舉證，可以考慮工廠規模、廠房面積、員工數量、外購模具或設備的訂單、產品訂單、以及設備的數量、最大生產能力的證明材料等，當這些證據相互佐證能夠形成完整的證據鏈，初步達到高度蓋然性的證明標準時，在專利權人沒有提供充分反證予以推翻的，一般可以認定被訴侵權人系在原有範圍內實施。

以上案例希望在經歷侵權糾紛的企業需要進行先用權抗辯時，能夠為其舉證帶來一定的啟示；另外，建議企業還是應當儘早申請專利，而對於以技術秘密形式保護的技術，則可以未雨綢繆，對於研發過程、實施準備過程、實施過程以及原有範圍的證據材料等通過公證或者其他方式進行證據保全，將來一旦發生侵權糾紛，可以確保企業在原有範圍內繼續實施，維護企業利益。

 by 智財研究部